——第5872460號圖形商標(biāo)無效宣告案評析

顯著性是商標(biāo)的本質(zhì)特征。2001年《商標(biāo)法》第十一條第一款規(guī)定：“下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊：（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；（二）僅僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的；（三）缺乏顯著特征的。”同時，該條第二款又規(guī)定：“前款所列標(biāo)志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標(biāo)注冊。”

一般來講，屬于《商標(biāo)法》第十一條第一款規(guī)定之情形的，屬于標(biāo)志缺乏“固有顯著性”，原則上不得注冊，但若此類標(biāo)志經(jīng)過長期使用能夠起到區(qū)分商品或服務(wù)來源的作用，即構(gòu)成了《商標(biāo)法》第十一條第二款所指情形，則可以認(rèn)定其具有了“獲得顯著性”，能夠作為商標(biāo)注冊。本文結(jié)合第5872460號圖形商標(biāo)無效宣告案，依《商標(biāo)法》第十一條第一款第（一）項、第（三）項及第十一條第二款之規(guī)定，對商標(biāo)“固有顯著性”與“獲得顯著性”的審理進(jìn)行闡述。

◎基本案情

申請人：天津市大橋道食品有限公司

被申請人：內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司

爭議商標(biāo)：第5872460號圖形商標(biāo)

（一）當(dāng)事人主張

申請人的主要理由是：申請人是集冷食產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、儲運和銷售為一體的大型現(xiàn)代化冷食制造企業(yè)。上個世紀(jì)，全國各地的食品企業(yè)便已經(jīng)生產(chǎn)銷售以爭議商標(biāo)圖形為外形的冰棍、雪糕產(chǎn)品，眾多冰淇淋模具廠同時配套生產(chǎn)該圖形的模具。因該圖形形似雪人，無論生產(chǎn)者是哪一家，品牌是哪一種，消費者均約定俗成將這種冰棍、雪糕稱為“雪人”，使該圖形與此種造形的冰棍、雪糕形成唯一指向關(guān)系，成為該種商品的通用圖形，為相關(guān)公眾熟知。被申請人在使用爭議商標(biāo)時，爭議商標(biāo)圖形占據(jù)商品包裝裝潢的大部分，包裝內(nèi)的冰棍也為雪人形狀，被申請人此種使用方式僅起到描述產(chǎn)品形狀的作用，不能明顯區(qū)分不同生產(chǎn)者，爭議商標(biāo)的使用喪失了商標(biāo)標(biāo)識的作用。綜上，申請人請求撤銷爭議商標(biāo)的注冊。

被申請人答辯的主要理由是：被申請人是我國最大的國有牛奶制品生產(chǎn)、研發(fā)、銷售企業(yè)，在我國具有極高知名度。爭議商標(biāo)由被申請人獨創(chuàng)，本身具有較強(qiáng)的顯著性，不是指定商品的通用圖形，注冊使用在“冰淇淋”等商品上，具有商標(biāo)應(yīng)有的顯著性，未違反《商標(biāo)法》第十一條第一款第（一）項及第（三）項的規(guī)定。爭議商標(biāo)經(jīng)過長期、廣泛使用和大量廣告宣傳，已經(jīng)具有較高知名度，與被申請人及“冰淇淋”等商品形成唯一、特定的聯(lián)系，顯著性進(jìn)一步增強(qiáng)。爭議商標(biāo)圖形是被申請人獨創(chuàng)并享有著作權(quán)的作品，被申請人使用和注冊爭議商標(biāo)是合理合法的正當(dāng)行為。爭議商標(biāo)已注冊和使用很長時間，形成了穩(wěn)定的市場秩序。綜上，被申請人請求維持爭議商標(biāo)的注冊。

（二）商評委審理與裁定

商評委經(jīng)審理查明：1.爭議商標(biāo)由被申請人于2007年1月29日申請注冊，指定使用在第30類“冰淇淋”等商品上，于2009年11月21日獲準(zhǔn)注冊。

2.申請人提交的證據(jù)顯示，在1997年，眾多冷飲生產(chǎn)廠家的金娃娃冰淇淋、娃娃頭冰淇淋、娃娃冰淇淋、花臉冰淇淋、高級異形冰淇淋、熊貓王子冰淇淋、雪人冰淇淋、白馬王子雪糕等產(chǎn)品均采用了娃娃臉外形。“雪人”雪糕是眾多消費者童年時鐘愛的雪糕種類之一，雖然時隔多年，“雪人”雪糕仍在消費者尤其是上世紀(jì)七八十年代出生的消費者心目中留有深刻印象。被申請人提交的商標(biāo)創(chuàng)作證明亦稱：“本產(chǎn)品主要針對對復(fù)古、懷舊有一定情結(jié)的人群，他們懷念上學(xué)時的美好時光。”

商評委經(jīng)審理認(rèn)為：依據(jù)《商標(biāo)評審規(guī)則》第五十七條第三款之規(guī)定，對于已經(jīng)注冊的商標(biāo)，當(dāng)事人在2014年5月1日以前向商評委提出爭議和撤銷復(fù)審申請，商評委于2014年5月1日以后審理的案件，相關(guān)程序問題適用修改后的《商標(biāo)法》，實體問題適用修改前的《商標(biāo)法》。根據(jù)當(dāng)事人的理由、事實和請求，本案的焦點問題可歸納為：爭議商標(biāo)的注冊是否構(gòu)成《商標(biāo)法》第十一條第一款第（一）項和第（三）項所指情形。

申請人提交的證據(jù)顯示，在爭議商標(biāo)注冊申請日前，有大量企業(yè)生產(chǎn)雪人（或稱“娃娃臉”）形狀的冰淇淋，該種冰淇淋一般由白色的臉蛋、咖啡色的眼睛和嘴巴及咖啡色的帽子或頭發(fā)組成。該圖形經(jīng)大量使用已成為冰淇淋商品的通用圖形，盡管時隔多年，消費者對該圖形仍有廣泛認(rèn)知。爭議商標(biāo)與申請人證據(jù)中所示之“雪人”雪糕在外形、圖案上近似，其設(shè)計上的細(xì)微差異不足以使?fàn)幾h商標(biāo)與其他“雪人”雪糕相區(qū)分。因此，爭議商標(biāo)使用在“冰淇淋”等商品上，僅為指定商品的通用圖形。被申請人提交的證據(jù)可以證明其“小雪生”雪糕在全國范圍內(nèi)廣泛銷售，且“小雪生”雪糕采用了爭議商標(biāo)所示的形狀。但如上所述，被申請人在產(chǎn)品銷售、廣告宣傳中實際使用的商標(biāo)為小雪生，并未將爭議商標(biāo)圖形作為商標(biāo)使用。被申請人提交的證據(jù)不足以證明爭議商標(biāo)經(jīng)使用已取得顯著特征。

綜上，商評委依據(jù)《商標(biāo)法》第十一條第一款第（一）項和第（三）項、現(xiàn)行《商標(biāo)法》第四十四條第一款、第三款和第四十六條的規(guī)定，裁定爭議商標(biāo)予以無效宣告。

◎重點評析

（一）“固有顯著性”與“獲得顯著性”簡析

屬于《商標(biāo)法》第十一條第一款規(guī)定情形的標(biāo)志不具有“固有顯著性”，不得作為商標(biāo)注冊。同時，《商標(biāo)法》第十一條第二款規(guī)定：“前款所列標(biāo)志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標(biāo)注冊。”可見，缺乏“固有顯著性”的標(biāo)志原則上不得作為商標(biāo)注冊，但如果經(jīng)過廣泛使用，公眾有可能逐漸淡忘該標(biāo)志原來的含義，轉(zhuǎn)而將該標(biāo)志與其使用的商品或服務(wù)的生產(chǎn)者、經(jīng)營者緊密聯(lián)系起來，將其視為具有識別作用的商標(biāo)。此時，該標(biāo)志便具有商標(biāo)的本質(zhì)特征，可以認(rèn)定其具有“獲得顯著性”，依據(jù)《商標(biāo)法》第十一條第二款之規(guī)定予以注冊。對經(jīng)過使用取得顯著特征的商標(biāo)的審查，應(yīng)考慮相關(guān)公眾對該商標(biāo)的認(rèn)知情況、申請人實際使用該商標(biāo)的情況以及該商標(biāo)經(jīng)使用取得顯著特征的其他因素。需要指出的是，《商標(biāo)法》第十一條第二款的設(shè)立只是為經(jīng)過使用取得顯著性的標(biāo)志提供了注冊的可能，至于能否注冊，還需要綜合考慮該標(biāo)志獲得注冊商標(biāo)專用權(quán)是否損害競爭對手的合法權(quán)益和社會公益。

整體而言，商標(biāo)顯著特征的判定應(yīng)當(dāng)綜合考慮構(gòu)成商標(biāo)的標(biāo)志本身、商標(biāo)指定使用商品或服務(wù)及其相關(guān)公眾的認(rèn)知習(xí)慣、所屬行業(yè)實際使用情況等因素。

（二）案情評析

在本案中，申請人主張爭議商標(biāo)為冰棍、雪糕商品的通用圖形，爭議商標(biāo)不能明顯區(qū)分商品和生產(chǎn)者的不同，不具有商標(biāo)的區(qū)別作用。被申請人在答辯中認(rèn)為爭議商標(biāo)注冊使用在“冰淇淋”等商品上，具有商標(biāo)應(yīng)有的顯著性，未違反《商標(biāo)法》第十一條第一款第（一）項、第（三）項的規(guī)定，同時主張爭議商標(biāo)經(jīng)過長期、廣泛使用和大量廣告宣傳，已具有較高知名度，與被申請人及“冰淇淋”等商品形成唯一、特定的聯(lián)系，顯著性進(jìn)一步增強(qiáng)。根據(jù)雙方當(dāng)事人的事實、理由，本案既涉及爭議商標(biāo)是否具有“固有顯著性”的問題，也涉及“獲得顯著性”的問題。

首先，關(guān)于爭議商標(biāo)是否具有“固有顯著性”。如前所述，爭議商標(biāo)使用在“冰淇淋”等商品上，僅為指定商品的通用圖形。此外，爭議商標(biāo)使用在除“冰淇淋”外的“天然或人造冰、凍酸奶（冰凍甜點）、食用冰”等商品上，相關(guān)公眾不易將其作為商標(biāo)加以識別，難以起到區(qū)分商品來源的作用，缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著特征。因此，爭議商標(biāo)不具有“固有顯著性”。

其次，關(guān)于爭議商標(biāo)是否具有“獲得顯著性”。“獲得顯著性”的判定應(yīng)綜合考慮商標(biāo)注冊人的使用情況、商標(biāo)知名度情況、相關(guān)公眾的認(rèn)知情況等因素。對缺乏“固有顯著性”的標(biāo)志而言，只有通過廣泛使用、具有較高知名度時，相關(guān)公眾才會將其作為商標(biāo)認(rèn)知識別。被申請人提交的證據(jù)可以證明其“小雪生”雪糕在全國范圍內(nèi)廣泛銷售并采用了爭議商標(biāo)所示的形狀，但如上所述，被申請人在產(chǎn)品銷售及廣告宣傳中實際使用的商標(biāo)為小雪生，并未將爭議商標(biāo)圖形作為商標(biāo)使用，即被申請人提交的證據(jù)不足以證明爭議商標(biāo)經(jīng)使用已取得顯著特征。

（三）綜合評述

顯著特征的判定是商標(biāo)評審實踐中較為常見的禁止商標(biāo)注冊的絕對事由。根據(jù)審查標(biāo)準(zhǔn)，如果申請注冊的商標(biāo)標(biāo)志本身就是敘述性標(biāo)志或作為商標(biāo)使用在指定商品上不具有表示商品來源的作用，即不具有“固有顯著性”，則原則上應(yīng)不予注冊，但有些原本缺乏“固有顯著性”的標(biāo)志，經(jīng)過商業(yè)使用，能夠區(qū)別不同生產(chǎn)者或經(jīng)營者生產(chǎn)的產(chǎn)品或提供的服務(wù)的，可以認(rèn)定其具有了“獲得顯著性”，從而作為商標(biāo)注冊。需要再次強(qiáng)調(diào)的是，對經(jīng)過使用取得顯著特征的商標(biāo)的審查應(yīng)當(dāng)慎重，要充分考慮個案因素，如該標(biāo)志的注冊是否會損害競爭對手的合法權(quán)益和社會公益等。在駁回復(fù)審案件中更應(yīng)慎重認(rèn)定，因為此時一般僅能看到商標(biāo)注冊人對系爭商標(biāo)的使用證據(jù)，對同行業(yè)者、競爭對手的商標(biāo)使用情況并不知情，在此情況下，對通過使用獲得顯著特征的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)格外慎重。

中國工商報，尚平，2016-07-12