《商標(biāo)法》第三十二條 申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)……，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。

1.引言

上述規(guī)定是基于誠(chéng)實(shí)信用原則，對(duì)已經(jīng)使用并有一定影響商標(biāo)予以保護(hù)，制止以不正當(dāng)手段搶注行為，彌補(bǔ)嚴(yán)格實(shí)行注冊(cè)原則可能造成不公平后果的不足。

在商標(biāo)異議、不予注冊(cè)復(fù)審及無(wú)效宣告案件審理中，涉及搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響商標(biāo)問(wèn)題的，以本標(biāo)準(zhǔn)為原則進(jìn)行個(gè)案判定。

2.適用要件

（1）他人商標(biāo)在系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日之前已經(jīng)在先使用并有一定影響；

（2）系爭(zhēng)商標(biāo)與他人商標(biāo)相同或者近似；

（3）系爭(zhēng)商標(biāo)所指定的商品/服務(wù)與他人商標(biāo)所使用的商品/服務(wù)原則上相同或者類(lèi)似；

（4）系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人采取了不正當(dāng)手段。

在先使用并有一定影響商標(biāo)的所有人或者利害關(guān)系人依據(jù)《商標(biāo)法》第三十二條的規(guī)定對(duì)系爭(zhēng)商標(biāo)提出無(wú)效宣告的，應(yīng)自系爭(zhēng)商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)之日起五年內(nèi)提出。

3．已經(jīng)使用并有一定影響商標(biāo)的判定

3.1已經(jīng)使用并有一定影響商標(biāo)是指在中國(guó)已經(jīng)在先使用并為一定范圍內(nèi)相關(guān)公眾所知曉的未注冊(cè)商標(biāo)。

相關(guān)公眾的判定適用《復(fù)制、摹仿或者翻譯他人馳名商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》的相關(guān)規(guī)定。

3.2證明商標(biāo)具有一定影響，可以提供下列證據(jù)材料：

（1）該商標(biāo)最早使用時(shí)間和持續(xù)使用情況等相關(guān)資料；

（2）該商標(biāo)所標(biāo)示的商品/服務(wù)的合同、發(fā)票、提貨單、銀行進(jìn)賬單、進(jìn)出口憑據(jù)等；

（3）該商標(biāo)所標(biāo)示的商品/服務(wù)的銷(xiāo)售區(qū)域范圍、銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售渠道、方式、市場(chǎng)份額等相關(guān)資料；

（4）該商標(biāo)所有人在廣播、電影、電視、報(bào)紙、期刊、網(wǎng)絡(luò)、戶外等媒體發(fā)布的商業(yè)廣告、宣傳資料及上述媒體中所有涉及到該商標(biāo)的評(píng)論、報(bào)道、宣傳等資料；

（5）該商標(biāo)所標(biāo)示的商品/服務(wù)參加展覽會(huì)、博覽會(huì)、拍賣(mài)等商業(yè)活動(dòng)的相關(guān)資料；

（6）該商標(biāo)的獲獎(jiǎng)等商譽(yù)資料；

（7）其他可以證明該商標(biāo)有一定影響的資料。

當(dāng)事人提交的域外證據(jù)材料，能夠證明該商標(biāo)為中國(guó)相關(guān)公眾所知曉的，應(yīng)當(dāng)予以采信。

3.3用以證明商標(biāo)使用情況的證據(jù)材料，應(yīng)當(dāng)能夠顯示所使用的商標(biāo)標(biāo)識(shí)、商品/服務(wù)、使用日期和使用人。

3.4商標(biāo)是否具有一定影響原則上以系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日為準(zhǔn)予以判定。

在系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日前雖曾使用并具有一定影響，但未持續(xù)使用的，還應(yīng)對(duì)該商標(biāo)的影響力是否持續(xù)至系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日予以判定。

4．“不正當(dāng)手段”的判定

判定系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)是否采取不正當(dāng)手段，可綜合考慮下列因素：

（1）系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人與在先使用人曾有貿(mào)易往來(lái)或合作關(guān)系；

（2）系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人與在先商標(biāo)使用人共處相同地域或者雙方商品/服務(wù)有相同的銷(xiāo)售渠道和地域范圍；

（3）系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人與在先使用人曾發(fā)生過(guò)其他糾紛，可知曉在先使用人商標(biāo);

（4）系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人與在先使用人曾有內(nèi)部人員往來(lái)關(guān)系;

（5）系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人具有以牟取不正當(dāng)利益為目的，利用在先使用人有一定影響商標(biāo)的聲譽(yù)和影響力進(jìn)行誤導(dǎo)宣傳，脅迫在先使用人與其進(jìn)行貿(mào)易合作，向在先使用人或者他人索要高額轉(zhuǎn)讓費(fèi)、許可使用費(fèi)或者侵權(quán)賠償金等行為；

（6）他人商標(biāo)具有較強(qiáng)獨(dú)創(chuàng)性，系爭(zhēng)商標(biāo)與之高度近似；

（7）其他可以認(rèn)定為不正當(dāng)手段的情形。

5．是否構(gòu)成本條款所指情形應(yīng)對(duì)“一定影響”的程度和“不正當(dāng)手段”的情形予以綜合考慮。

六、以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊(cè)審理標(biāo)準(zhǔn)

《商標(biāo)法》第四十四條第一款 已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，……是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的，由商標(biāo)局宣告該注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效；其他單位或者個(gè)人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)宣告該注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效。

1．引言

申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)應(yīng)當(dāng)遵守誠(chéng)實(shí)信用原則，不得以弄虛作假的手段欺騙商標(biāo)行政主管機(jī)關(guān)取得注冊(cè)，也不得以擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序、損害公共利益、不正當(dāng)占用公共資源或者其他不正當(dāng)方式謀取不正當(dāng)利益等其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)。

涉及以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊(cè)問(wèn)題的，以本標(biāo)準(zhǔn)為原則進(jìn)行個(gè)案判定。

2．適用要件

2.1 以欺騙手段取得商標(biāo)注冊(cè)的行為。

此種情形是指系爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)人在申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的時(shí)候，采取了向商標(biāo)行政主管機(jī)關(guān)虛構(gòu)或者隱瞞事實(shí)真相、提交偽造的申請(qǐng)書(shū)件或者其他證明文件，以騙取商標(biāo)注冊(cè)的行為。包括但不限于下列情形：

（1）偽造申請(qǐng)書(shū)件簽章的行為；

（2）偽造、涂改申請(qǐng)人的身份證明文件的行為，包括使用虛假的身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等身份證明文件，或者涂改身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等身份證明文件上重要登記事項(xiàng)等行為；

（3）偽造其他證明文件的行為。

2.2以其他不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊(cè)的行為。

此種情形是指確有充分證據(jù)證明系爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)人采用欺騙手段以外的擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序、損害公共利益、不正當(dāng)占用公共資源或者以其他方式謀取不正當(dāng)利益等其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)，其行為違反了誠(chéng)實(shí)信用原則，損害了公共利益。對(duì)于只是損害特定民事權(quán)益的情形，則應(yīng)適用商標(biāo)法第四十五條及商標(biāo)法的其他相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行審查判斷。

2.2.1下列情形屬于本條所指的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”：

（1）系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人申請(qǐng)注冊(cè)多件商標(biāo)，且與他人具有較強(qiáng)顯著性的商標(biāo)構(gòu)成相同或者近似的；

（2）系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人申請(qǐng)注冊(cè)多件商標(biāo)，且與他人字號(hào)、企業(yè)名稱、社會(huì)組織及其他機(jī)構(gòu)名稱、知名商品的特有名稱、包裝、裝潢等構(gòu)成相同或者近似的；

（3）系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人申請(qǐng)注冊(cè)大量商標(biāo)，且明顯缺乏真實(shí)使用意圖的；

（4）其他可以認(rèn)定為以不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的情形。

2.2.2系爭(zhēng)商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)后，系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人既無(wú)實(shí)際使用行為，也無(wú)準(zhǔn)備使用行為，僅具有出于牟取不正當(dāng)利益的目的，積極向他人兜售商標(biāo)、脅迫他人與其進(jìn)行貿(mào)易合作、或者向他人索要高額轉(zhuǎn)讓費(fèi)、許可使用費(fèi)、侵權(quán)賠償金等行為的，可以判定其明顯缺乏真實(shí)使用意圖。

2.2.3系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人以不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的商標(biāo)，不限于系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人本人申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)，也包括與系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人具有串通合謀行為或者具有特定身份關(guān)系或者其他特定聯(lián)系的人申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)。

P174-179